专利许可合同不质疑条款的法律分析 | 北京金诚同达律师事务
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专利许可合同不质疑条款的法律分析
刘 骁 律师
专利许可是一个系统工程，许可人和被许可人双方需先后经历尽职调查、合同设计、合同谈判、合同签署、合同履行和合同备案等环节，其中：合同设计环节，基于交易结构，除许可标的、许可方式、许可范围、资料交付、技术验收、技术培训、技术保密、违约责任等常规性条款外，许可费用、税费负担、侵权救济、不质疑条款、无效的处理系五(5)个核心条款。本文择一要点，以不质疑条款为对象，以其法律效力为中心，考察国际法、美国法和中国法关于不质疑条款的立法规制和司法实践，并基于域外和域内经验对被许可人面对不质疑条款的法律安排提供建议。
（一）不质疑条款的内涵
不质疑条款(No-Challenge Clause)，即许可人和被许可人在发明专利实施许可合同、实用新型专利实施许可合同、外观设计专利实施许可合同（以下合称“专利许可合同”）中约定的，被许可人不得就许可专利之有效性提出质疑的条款。
（二）不质疑条款产生的背景
20 世纪70 年代前，基于意思自治的理论基础，不质疑条款在美国等西方国家被普遍接受，并常被安排于各类专利许可合同中。不质疑条款产生的背景主要系许可人维持自身利益之需要，具体而言：
法律上，不质疑条款有利于维护许可专利的权利稳定。审查员对专利申请不可能完美的审查以及公众对无效宣告请求权的行使，使获得授权的许可专利的效力处于相对不稳定的权利状态。而不质疑条款的安排，使得许可专利的有效性免于挑战，从而有利于维护许可专利的权利稳定。
商业上，不质疑条款有利于巩固许可人的市场地位。专利许可合同的履行以许可专利有效为事实基础，不质疑条款的安排和履行，使得许可专利的效力在一定期限内得以维继，从而有利于巩固许可人基于专利许可而产生的市场地位。
二、法律效力
（一）国际法上不质疑条款的法律效力
1983年，联合国曾把不质疑条款作为14 种限制性条款之一列入《国际技术转让行动守则（草案）》予以规制。于1994年4月15日签署于摩洛哥、自1995年1月1日起实施的《与贸易有关的知识产权协定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）系第一个对不质疑条款予以规制的国际条约。
TRIPs协定第40条第1款规定，“全体成员一致认为，与知识产权有关的某些妨碍竞争的许可活动或条件，可能对贸易具有消极影响，并可能阻碍技术的转让与扩散。” TRIPs协定第40条第2款规定，“本协议不应阻止成员国在其国内法中明确在特定情况下构成知识产权滥用并对相关市场的竞争产生负面影响的许可活动或条件。一个成员国可以在与本协议的其它规定相一致的前提下，根据成员国相关法律的规定，采取适当措施来阻止或控制这些活动，包括排他性回授条件、阻止对(知识产权)有效性质疑的条件和强制性的打包许可。”
基于TRIPs协定第40条的规定，TRIPs协定主要是授权成员国根据本国的相关法律采取适当措施对此进行阻止或控制。但基于TRIPs协定第40条第2款的规定，不质疑条款等许可条件是在“特定情况下”才可能对竞争产生非法限制的，因而，对于不质疑条款的法律效力，亦需各成员国综合相关情况予以规制。
（二）美国法上不质疑条款的法律效力
1995年4月6日，美国司法部(Department of Justice, DOJ)和联邦贸易委员会(Federal Trade Commission, FTC) 联合发布《知识产权许可协议中的反托拉斯指南》(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, AGLIP)。AGLIP等美国法未对不质疑条款的法律效力作出明确规定，其对不质疑条款的法律规制及法律评价主要体现在相关判例中。本文以Lear, Inc. v. John Adkins案为例，考察美国法上不质疑条款的法律效力。
1、基本事实
1951年，以制造陀螺仪为主营业务的Lear Inc.雇佣了John Adkins，双方并在劳动合同中约定，“本协议适用于在Lear Inc.生产的陀螺仪，所有有关陀螺仪的新思想、新发现以及新发明，都是John Adkins的私有财产，作为互负的忠实义务，John Adkins许可Lear Inc.制造相关的陀螺仪。”
随后，Lear Inc.在加州总公司生产John Adkins设计的陀螺仪model 2156；同时，Lear Inc.密歇根分公司亦启动生产类似的陀螺仪。但John Adkins并未参与Lear Inc.密歇根分公司的研发项目。双方围绕“互负忠实义务”的合同条款开始了长达三(3)年的法律谈判，并于1955年达成一份临时协议。
1957年，Lear Inc.告知John Adkins，Lear Inc.密歇根分公司生产的陀螺仪并未使用John Adkins的任何发明，且经Lear Inc.调查，John Adkins并没有可专利性的技术方案，Lear Inc.决定只对加州总公司生产的陀螺仪支付专利许可使用费，而不再对密歇分公司生产的陀螺仪支付许可使用费。十九(19)个月后，在另一项发明被美国专利商标局(USPTO)宣告无效后，Lear Inc.停止支付专利许可使用费。
1960年，John Adkins对Lear Inc.向加州最高法院提起诉讼，要求支付专利许可使用费。
2、加州最高法院的判决：肯定不质疑条款的法律效力
1967年，加州最高法院对John Adkins v. Lear, Inc.案[1]作出初审判决，认定“我们不能认为，现有技术的披露就意味着任何人使用实质上相同的方法，就能完成实质上相同的结果。我们也不认为，对于现有技术的利用，也会完成同样的结果。”因此，加州最高法院得出结论，Lear Inc.必须履行其在合同中所承诺的给付义务，禁止其质疑专利本身的合法性，即：加州最高法院因循过往生效判例继续维持了禁止反悔原则，肯定了不质疑条款的法律效力。
3、联邦最高法院的判决：否定不质疑条款的法律效力
在加州最高法院作出初审判决后，Lear Inc.向联邦最高法院对John Adkins提起了上诉。1969年6月16日，联邦最高法院对Lear, Inc. v. John Adkins案[2]作出终审判决，认为美国需要完全的和自由的竞争，在专利许可案件中，被许可人是唯一有足够的经济动力去质疑专利有效性的人，如果不允许被许可人质疑专利有效性，则公众很可能需为一些实际已进入公有领域的技术方案付费，不质疑条款违反了美国的公共利益和联邦专利政策，禁止反悔规则已不再有效，被许可人可质疑专利的有效性，即：联邦最高法院废除了禁止反悔原则，否定了不质疑条款的法律效力。
另，2007年1月9日，联邦最高法院对MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.案[3]作出终审判决，同样否定了不质疑条款的法律效力。
（三）中国法上不质疑条款的法律效力
鉴于国际法及美国法等域外经验，自1994年始，中国法亦开始关注对不质疑条款的法律评价，域内外关于不质疑条款的法律规制变迁如下图所示：
自1994年7月1日起实施的《对外贸易法》第30条规定，“知识产权权利人有阻止被许可人对许可合同中的知识产权的有效性提出质疑、进行强制性一揽子许可、在许可合同中规定排他性返授条件等行为之一，并危害对外贸易公平竞争秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取必要的措施消除危害。”
自1999年10月1日起实施的《合同法》第320条规定，“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”
自2005年1月1日起实施的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定，“下列情形，属于合同法第三百二十九条所称的‘非法垄断技术、妨碍技术进步’：（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。”
基于上述法律、司法解释之规定，不质疑条款依法无效。
另，自2008年8月1日起实施的《反垄断法》第55条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争行为，适用本法。”该条关于滥用知识产权，排除、限制竞争行为的规定过于原则，并未对不质疑条款予以具体规制。
2014年6月11日，国家工商行政管理总局发布《工商行政管理机关禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见；2015年4月7日，国家工商行政管理总局公布经审议通过的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》；自2015年8月1日起，《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》将开始实施。
《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第10条规定，“具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，实施下列附加不合理限制条件的行为，排除、限制竞争：（一）要求交易相对人将其改进的技术进行独占性的回授；（二）禁止交易相对人对其知识产权的有效性提出质疑；（三）限制交易相对人在许可协议期限届满后，在不侵犯知识产权的情况下利用竞争性的商品或者技术；（四）对保护期已经届满或者被认定无效的知识产权继续行使权利；（五）禁止交易相对人与第三方进行交易；（六）对交易相对人附加其他不合理的限制条件。”
《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第12第3款规定，“具有市场支配地位的专利联营管理组织没有正当理由，不得利用专利联营实施下列滥用市场支配地位的行为，排除、限制竞争：（一）限制联营成员在联营之外作为独立许可人许可专利；（二）限制联营成员或者被许可人独立或者与第三方联合研发与联营专利相竞争的技术；（三）强迫被许可人将其改进或者研发的技术独占性地回授给专利联营管理组织或者联营成员；（四）禁止被许可人质疑联营专利的有效性；（五）对条件相同的联营成员或者同一相关市场的被许可人在交易条件上实行差别待遇；（六）国家工商行政管理总局认定的其他滥用市场支配地位行为。”
作为部门规章，《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》承继了《对外贸易法》及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律及司法解释对不质疑条款的否定态度，丰富和完善了关于不质疑条款的规制体系。
三、结论与建议
基于前述分析，不质疑条款依法无效。鉴于专利许可中信息不对称的实际情状，本文基于被许可人的视角提出如下建议：
（一）不予安排不质疑条款
虽然不质疑条款依法无效，但在专利许可法律实务中，笔者建议被许可人在法律谈判阶段，尽可能与许可人达成一致，在专利许可合同中不予安排不质疑条款。
（二）继续履行专利许可合同
在国家知识产权局专利复审委员会宣告许可专利无效的《无效宣告请求审查决定书》生效前，若被许可人停止支付许可使用费和/或擅自解除合同但停止使用许可专利，则面临被诉违约的法律风险；若被许可人停止支付许可使用费和/或擅自解除合同且继续使用许可专利，则因停止支付许可使用费和/或擅自解除合同行为面临被诉违约、因继续使用许可专利行为面临被诉侵权的法律风险。为避免被诉违约和/或侵权的法律风险，笔者建议被许可人继续履行专利许可合同。
（三）请求宣告许可专利无效
不论许可人与被许可人是否于专利许可合同中安排不质疑条款，且基于《专利法》第45条之规定，被许可人有权向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告许可专利无效。在因继续履行专利许可合同而无被诉违约和/或侵权的法律风险之前提下，同时向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告许可专利无效系可行的法律安排。
【注释】：
[1] John Adkins v. Lear, Inc., 67 Cal. 2d882, 156 U.S.P.Q. 258 (1967)
[2] Lear, Inc. v. John Adkins, 395 U.S. 653 (1969)
[3] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007)☆　新专利法详解：第四十七条【宣告专利权无效的效力】
　　宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
　　依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
　　【解释】对本条的修改涉及以下两个方面。
　　一是将本条第二款中的&裁定&改为&调解书&。
　　考虑到专利权无效宣告请求可以在授权后的任何时间提起，甚至在专利权期限届满后仍可以提出，因此有可能在认定侵权成立的判决或者处理决定执行完毕的很长时间之后，或者在专利实施许可合同或者专利权转让合同实际履行的很长时间之后，专利权才被宣告无效。此外，即使在专利侵权纠纷中被告在答辩期提出了专利权无效宣告请求，法院也可以根据最高人民法院有关司法解释，采取不中止发明专利侵权诉讼的做法，从而也可能导致法院认定侵权成立的判决执行以后，专利权又被宣告无效的情况。如果规定宣告专利权无效的决定对侵权纠纷的判决、处理决定以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同都具有追溯力，则受让人、被许可人、原侵权纠纷的被告或者被请求人需另外提起诉讼，要求原专利权人退还已获得的转让费、使用费和损害赔偿金，这不仅给双方当事人增加了诉累，也增加了法院和专利管理机关处理侵权纠纷的难度，会影响经济秩序的稳定性。因此，本次修改前的本条第二款明确规定：&宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。&
　　&裁定&是法院在审理民事案件过程中，为保证审判工作的顺利进行，就诉讼程序方面的有关事项所作的判定。例如不予受理、财产保全、准许或不准许撤诉、中止或者终结诉讼等。依照与专利有关的司法解释的规定，法院在专利诉讼中还可以作出诉前停止侵权行为、诉前财产保全、诉前证据保全等裁定。在实践中，不乏这样的情况：专利权人在提起侵权诉讼之前或者同时申请停止侵权、财产保全或者证据保全，并为此提供了担保，而在后来的诉讼过程中，侵权诉讼所依据的专利权被宣告无效，由于专利权被宣告无效意味着该专利权自始即不存在，专利权人的侵权诉讼由于缺乏基础被法院驳回诉讼请求；而在此之前，经原告申请并由法院作出的停止侵权、财产保全或者证据保全等裁定，已经给被控侵权人造成了损失，理应由原告赔偿。事实上，法院在接受原告在起诉之前或者同时提出的相关申请时，依法要求其提供担保，其目的之一就是在出现由于申请错误给对方当事人造成损失时作为赔偿之用。如果无效宣告决定对专利侵权案件中已经执行的裁定，一律不具有追溯力，就意味着被告不能就其因原告错误申请前述措施而蒙受的损失要求获得赔偿，这将导致临时措施、财产保全或者证据保全制度中有关担保和申请错误反赔的制度设计落空，从而鼓励专利权人滥用临时措施、财产保全和证据保全制度，甚至恶意提出有关申请。基于上述理由，本次修改将第二款中的&裁定&删除。
　　对于法院作出并已获得执行的专利侵权调解书，其效力类似于专利侵权判决，结合本条有关立法本意，也应一并规定宣告专利权无效的决定对其不具有追溯力。因此，本条第一款在删除&裁定&的同时，又增加了&调解书&。
　　二是简化了本条第三款的表述方式，并增加&专利侵权赔偿金&作为应当返还的费用之一。
　　本次修改前的本条第三款规定：&如果依照前款规定，专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。&
　　在认定专利侵权指控成立的情况下，侵权人应当承担的民事责任之一是支付专利侵权赔偿金。支付专利侵权赔偿金与支付专利实施许可合同的专利使用费在性质上有相似之处，都是在专利权有效的前提条件下，实施该专利的人应当向专利权人支付的费用。如果所涉及的专利权后来被宣告无效，实施者应当支付有关费用的基础就不存在了。既然如此，在本条第三款规定的情形下，专利权人向有关当事人返还全部或者部分的相关费用也应当包括专利侵权赔偿金。因此，本条第二款增加了全部或者部分返还专利侵权赔偿金的规定，并简化了本款规定，将其改为：&依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。&
　　本条规定宣告专利权无效的效力。
　　一、专利权无效宣告的效力
　　专利权被宣告无效，是因为该专利权的授予不符合专利法的规定，即该专利权本不应被授权。因此宣告无效应使其失去效力，如同从来没有授予该专利权一样。专利权自始即不存在，是指该专利权自被授权之时就被视为是不存在的。
　　一项专利权被宣告无效，使该专利被视为从未存在过，无论是在宣告无效前还是在宣告无效后，任何人都有权自由实施，无须取得许可，也无须支付使用费。因此专利权被宣告无效后，尚未执行和正在履行的专利实施合同和专利权转让合同立即停止履行。被许可人可以停止支付有关费用。即使根据合同约定应当支付的专利使用费和专利权转让费尚未支付，也可不再支付。
　　专利权被宣告无效，使专利权被视为自始即不存在，任何人实施该项技术的行为都不构成侵权行为。因此专利权被宣告无效后，人民法院就侵权行为作出的判决或裁定，以及管理专利工作的部门作出的专利侵权纠纷处理决定应当立即停止执行。
　　二、专利权无效宣告的追溯力
　　在1984年颁布的专利法中，本条仅规定宣告无效的专利权视为自始即不存在，除此之外无其他具体规定。专利权被宣告无效，专利权被视为自始即不存在，一尚未履行的专利许可使用合同以及尚未履行的法院判决、专利管理机关处理决定将不再履行，这是合理的。但是，如果规定无效宣告对于所有已经履行的合同和判决、处理决定都具有追溯力，则不尽合理，同时也是难于执行的，不利于社会的稳定。为减轻这种不利后果，使法院审判有法可依，1992年第一次修改专利法时，在本条中增加了第二款、第三款和第四款。其中第二款和第三款对无效宣告的追溯力作了规定，第四款规定本条第二款、第三款的规定适用于被撤销的专利权。由于对专利法的第二次修改取消了撤销程序，因此本条原第四款被同时删除。
　　人民法院和专利管理机关审判、处理专利侵权纠纷，责令被告承担侵权责任，是以所涉及的专利权是有效专利为前提条件，根据事实和证据作出的。由于专利权无效宣告请求可以在授权后的任何时间提起，甚至在专利权期限届满终止后仍可以提出，因此有可能在侵权纠纷的判决或者处理决定执行完毕很长时间以后，专利权才被宣告无效。如果规定宣告专利权无效的决定对侵权纠纷的判决和处理决定有追溯力，被告需再次提起诉讼以撤消原来作出的认定侵权成立的判决或者决定，要求原来的专利权人退还已获得的损害赔偿金，这不仅给双方当事人增加了诉累，也增加了人民法院和专利管理机关的难度，会影响经济秩序的稳定性。因此本条第二款明确规定，宣告专利权无效的决定对已经执行的法院侵权判决和专利管理机关侵权调解处理决定不具有追溯力。
　　专利权人与他人订立专利许可合同或者专利权转让合同，也是以所涉及的专利是有效专利为前提进行的。一旦专利权被宣告无效，就使上述合同失去了存在的基础。同样，为了避免影响经济秩序的稳定性，本条第二款规定宣告专利权无效的决定对已经履行的专利许可合同和专利权转让合同也不具有追溯力。
　　但是，从另一个方面来看，在上述情况下，如果原专利权人的行为有恶意，则规定宣告专利权无效的决定不具有追溯力，不必赔偿因其专利被宣告无效给他人造成的损失，又是不尽合理的。例如，有人抄袭专利文献上公开的技术方案，提出实用新型或外观设计专利申请，利用专利法对这两种专利申请不进行实质审查的规定获得专利权，在明知其专利是无效专利的情况下，与他人订立专利权转让合同或者许可合同，或者提起侵权诉讼，以牟取非法利益，就是一种典型的恶意行为，具有滥用专利权的性质。这样的行为给他人造成损失的，理应在宣告其专利权无效之后，承担赔偿责任。因此，本条第二款规定，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
　　此外，本条第三款规定，如果依照第二款规定，专利权人（许可人）或者专利权转让人不向被许可人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，那么专利权人或者专利权转让人应当向被许可人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。明显违反公平原则，是指由于客观事实而非专利权人主观原因造成的情况。例如，被许可人或者专利权受让人支付专利使用费或者专利权转让费后，尚未实施该专利或者只实施了很短的时间，该专利权就被宣告无效，被许可人或者专利权受让人没有因专利权的保护而受益或者受益很少，与他们支付的专利使用费、专利转让费以及为实施专利技术而付出的费用相比，明显不相当。在这种情况下，根据公平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。由于专利权人并无恶意，因此只须根据公平原则，返还已收取的部分或全部专利使用费或专利权转让费，而无须赔偿损失。
　　本条反复从不同的角度出发，规定专利权的无效宣告产生的影响，其目的就是为了在保障专利权人的合法权益和公众的合法权益之间，在维持正常的社会经济秩序、具有可操作性与公平合理之间寻求一种平衡。在专利法所要调整的关系中，如何处置因专利权被宣告无效而带来的影响，如何恰如其分地界定各种作法之间的界限，是专利制度中较为困难的问题之一，需要十分慎重地予以规定和运用。文章来源：
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（1）要注意专利与技术秘密的有效性。
专利的有效性主要体现转让的专利或者许可实施的专利应当在有效期限内；超过有限期限的，不受法律保护。技术秘密的有效性主要体现保密性上，即不为社会公众所知，是所有人的独家所有。如果是已为公众所知的技术，就谈不上是技术秘密，当然也就不存在转让问题。
（2）技术的有关情况应当约定清楚。
技术是技术转让合同的标的，技术的有关情况应当在合同中详细规定，便于履行。技术的有关情况包括：技术项目的名称，技术的主要指标、作用或者用途，关键技术，生产工序流程，注意事项等。这些数据表明了技术的内在的特征，是有效的，同时也是当事人计算使用费或者转让费的依据。
（3）转让或者许可的范围。
转让技术或者许可他人实施技术，都应当明确范围。合同中可供选择的条款包括：专利转让的，涉及专利权人的变更，因而其范围及于全国；专利许可的，则要明确在什么区域内可以使用该专利，超过的就是违约；技术秘密转让的，让与人要承担保密责任，其使用范围可以及于全国，也可以只是某个地区。
（4）转让费用的约定。
转让费用包括转让费和使用费。在专利转让情况下，受让人应当支付转让费。转让费根据技术能够产生的实际价值计算，通常规定一个比例，便于操作。在实施许可的情况下，则根据使用的范围和生产能力以及是否是独家等因素考虑转让费或者使用费的数额。受让人未按照约定支付使用费的，应当补交使用费并按照约定支付违约金；不补交使用费或者支付违约金的，应当停止实施专利或者使用技术秘密，交还技术资料，承担违约责任。实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的，未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的，应当停止违约行为，承担违约责任；违反约定的保密义务的，应当承担违约责任。
另外，不同类型的技术转让在签订合同时还有其应该特别注意的问题。在订立专利申请权转让合同时也应注意的以下几个问题：专利申请权可以转让，双方当事人应就专利申请权转让签订书面合同，在协商、约定后审查专利权转让申请合同时，双方当事人应当注意以下问题： 　　一、转让的专利申请权如果是属全民所有制单位所有的，是否得到上级的批准，批准的文件是否列入合同的其他文件备查； 　　二、转让的专利申请权的受让人是外国人，该专利申请权是否得到国务院的批准，其批准文件是否列入合同的其他文件备查； 　　三、转让的专利申请权应是正式的书面转让合同，并经国务院专利局登记并公告； 　　四、合同中是否说明受让人按照合同约定取得专利申请权，因专利申请权或者专利权引起的纠纷应由专利申请权的转让人承担责任； 　　五、专利申请权转让是否符合《专利法》的相关规定； 　　六、专利申请转让的受让人是否能保证专利的运用，如果受让人是为了个人垄断新技术，客观上起到阻碍新技术的应用、推广、改进，则该合同违法； 　　七、专利申请权转让人是否按合同约定如数、保质地向受让人移交了相关的技术情报、资料（如工艺设计、技术报告、工艺配方、文件、图纸、技术指标、参数、性能等），使受让人在获得专利权后能正确、全面地运用专利并获取利益。 在签订技术秘密转让合同时应注意的几个问题：技术秘密转让合同的签订，受让人应明确以下几个问题：
一、专利申请提出以后、公开之前当事人之间就申请专利的发明创造所签订的技术秘密转让合同，受让人应承担保密义务，并不得有妨碍转让申请专利的行为；二、专利申请公开以后，批准之前订立的技术秘密转让合同，申请人（转让人）要求实施其发明的单位或个人支付适当的费用，合同当事人的权利义务可依照《合同法》第三百四十五条、第三百四十六条的规定确定；三、专利申请被批准以后，技术秘密转让合同当事人所签订的技术秘密转让合同为专利实施许可合同；四、专利申请被公开驳回，技术秘密转让合同效力终止，但是，经双方当事人协商，可改为技术服务合同；五、转让的技术秘密，经证明是能独立运用、并具有一定的经济价值和技术价值的，只能签订阶段性技术成果转让合同（或协议）。在签订专利技术转让合同时应的注意事项：
很多专利权人在转让专利时往往不注意一些细节问题而吃了大亏。您在签订专利转让合同时务必注意加上下面这一条：
权利人不承担专利宣告无效的责任。
为什么要加上“权利人不承担专利宣告无效的责任”的条款呢？这是因为我国《专利法》有个默认原则：专利权人的专利被宣告无效后要退还专利转让费。法律是无情的。殊不知，我们的发明人为了完成发明创造和申请专利往往付出了很大的代价，而专利受让人在买进他人专利前要进行市场预测和技术分析，按理说，专利受让人要承担部分责任或全部责任。发明人一定要注意某些品德恶劣的专利受让人，他们即使已经获得了专利带来的利益也会让发明人承担专利宣告无效的责任。最后再强调一次，专利权人在签订专利转让合同时必须加上“权利人不承担专利宣告无效的责任”的条款，万万不可粗心大意，即使我们的专利永远不可能被宣告无效也要这样做，一定要以防不测。在签订技术实施许可合同时的注意事项：专利实施许可，是指专利权人依据专利法及其他法律的规定，采取与被许可方订立专利实施许可合同的形式，允许被许可方在合同约定的条件和范围内实施其专利技术。国家专利局提供了专利实施许可合同的基本框架，并对重要事项提示当事人进行约定。
1、缺少专利法律状态检索
专利法律状态检索是指对一项专利的有效性、地域性，以及自该项专利授权之后所产生权利人等进行的检索，它分为：专利用效性检索、专利地域性检索和权利人检索。
专利有效性检索是指对一项专利或专利申请当前所处的法律状态进行的检索，其目的是了解该项专利申请是否被授权，授权的专利目前是否仍然有效，或者是因何种原因导致失效。专利地域性检索是指对一项发明创造在哪些国家和地区申请了专利，并获得授权的检索，其目的是确定该项专利获得保护或提交申请的国家范围。
权利人检索是指对一项已经获得专利授权的发明创造，在授权之后，权利人是否发生变更的检索，即在当前情况下，该项专利的真正权利人。
专利法律状态检索能够有效保障合同效力，明确双方应当如何安排权利义务，如合同约定的专利约定的实施范围超过法律状态反映的地域或其他限制，则必然损害企业利益。企业应对此类合同时，若缺乏必要的专利法律状态检索流程，虽然并不直接体现为签订的具体合同存在法律风险，但一种不规范的行为模式为发生法律风险提供了条件。
2、专利许可方式不当
专利许可方式应当根据许可需要确定，只要企业充分认识到许可方式的差异性而富有针对性地进行选择，就应当认为没有法律风险。若企业理解的许可方式与法律规定有差异，即企业目的未能实现，简单的法律风险是企业目的实现缺陷；企业由于理解偏差可能采取一些与许可方式相违背的行为，直接导致违约责任或侵权责任，这属于更严重的法律风险。
3、保密条款
不少企业经营者认为专利既然是登记公开的技术，就没有什么需要通过保密条款约定的内容了，经常忽略专利许可合同涉及的保密事项。直到企业遭到侵权才明白还是应当将一些事项约定进行保密条款。
（1）与专利相关的技术秘密。即使申请了专利，一项发明创造的实施，同样顾在专利以外的内容，这些都构成保密内容。包括专利文件中没有提到的其他与发明创造相关的说明、图纸、流程等资料，也包括专利产品除专利以外的其他采用技术秘密方式保护的内容。这些内容被许可方必然需要知悉，如果缺乏约定，很难有效保护信息安全。
（2）经营、管理有关的商业秘密。需要特别注意的是，在专利实施许可过程中，合同双方会有较为密切的接触，必然了解到对方部分经营、管理秘密，同样需要保密条款给予恰当的保护。在实际评估活动中，保密条款的法律风险需要结合企业实际需要保密的内容进行衡量。若需要保密的内容价值较低，则缺失保密条款的法律风险值也较低；若需要保密的内容价值很高，则即使是保密条款约定也不严密的法律风险也可能属于严重风险。
4、后续改进条款及法律风险
专利技术可能存在后续改进，而且一旦有新的改进技术，原技术的价值可能大幅下降，因此双方对后续改进问题的约定非常重要。该条款约定的法律问题较为复杂，约定不当将给企业带来各种法律风险。
（1）后续改进申请专利权归属问题。在专利许可中，被许可人获得了与原专利同样多的信息，包括一些企业申请专利时未公开的商业秘密信息，因此被许可人同样具有进行后续改进的基础。若双方没有明确约定的情况下，发明创造申请专利的权利应当归发明人所有。被许可方因改进获得新的自主专利权，许可方不仅难以维持许可关系，同时自己的专利价值大幅降低，这种法律风险损害十分严重。
（2）后续改进的使用问题。由于后续改进极可能导致原专利技术使用价值降低，在出现这种情况时，被许可方希望能够获得新的改进技术的许可。若双方没有约定有关后续改进的使用，或者仅原则地规定被许可方可以优先获得许可，都可能导致被许可方权利难以实现。在被许可方未获得后续改进许可时，面临原技术价值贬损，而已经确定的许可费用不变同样是被许可方的法律风险。
（3）后续改进程度的界定。通常在约定该条款时，双方区分实质性改进和非实质性改进，非实质性改进往往互相免费提供。然而，实际履行时，实质性改进和非实质性改进很难界定。约定不明增强发生纠纷的法律风险。
另外，有时双方在确定特殊的后续改进使用条件时，应当针对后续改进费用承担作出约定，否则实施改进方将承担过重的技术研发费用，这种法律风险也应当予以关注。
5、专利许可期限及法律风险
专利许可期限应当和专利技术本身的应用行业发展周期、改进周期等因素相适应。一般而言，专利许可期限太长，被许可方存在专利技术过时仍然需要履行合同的法律风险；专利许可期限太短，许可方面临对方不再合作，但利用已知技术进行改造或改进的法律风险。
专利许可期限最为严重的法律风险是许可期限超过专利有效期的风险。专利权期限届满后，将成为社会自由使用的技术，任何人都可以不支付专利使用费。因此首先在合同签订时及整个履行过程中，专利权应当是有效的，若合同期限超过专利保护期限则可能被认定合同无效或部分无效。
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